Reprise d’une société et droit des marques ne font pas forcément bon ménage…

Vous êtes repreneur dans le cadre d’une opération de cession d’entreprise, de fusion, de liquidation judiciaire… Lors de la négociation du prix de cession, ne négligez pas la valeur des droits de propriété intellectuelle afférents à la société et notamment ceux de la marque. En effet cette dernière est l’image de l’entreprise, c’est grâce à elle que les clients identifient les produits ou services de l’entreprise. Se pose alors la question de savoir comment évaluer la valeur de la marque ? Quelles sont ses conséquences sur la cession ? Avocats PICOVSCHI vous alerte sur l’importance de prendre en compte toutes ces données dans vos négociations.

« Ce sont les petites choses qui rendent les grandes choses possibles. Seule l’attention aux détails les plus fins d’une opération en fait une affaire de première classe. » Marriott, John WILLARD

L’audit des droits de marques : connaître la valeur de l’actif immatériel de l’entreprise

Il est recommandé à tout repreneur et cédant, de faire réaliser un audit des droits de marque, atout indéniable pour négocier le prix de cession d’entreprise.

Nécessitant de solides recherches et analyses juridiques, l’expertise d’un avocat en droit de la propriété intellectuelle est indéniable pour se constituer des bases de négociations.

Plusieurs questions doivent être étudiées afin de connaître l’étendue du patrimoine immatériel de la société.

L’identité du propriétaire : la société ou l’un des dirigeants ?

Tout d’abord il faut connaitre l’identité du propriétaire de la marque. En effet bien souvent, le dirigeant ou l’un des fondateurs a déposé la marque de l’entreprise en son nom sans la céder par la suite. En pareille situation, il est possible d’établir un contrat de cession de marque à la société, ou un contrat de licence de marque si le titulaire tient à conserver sa propriété. Dans ce cas, la valeur de la société se retrouve amoindrie puisqu’elle ne possède pas la marque.

L’appréciation de la valeur de la marque au regard de sa distinctivité et de son exploitation

Ensuite, il faut s’assurer que la marque est valide. La recherche d’antériorité est indispensable avant tout dépôt, mais elle peut ne pas avoir été effectuée à ce moment. En réalisant l’audit, l’avocat en droit de la propriété intellectuelle procède alors à une recherche et à une comparaison avec les différents droits préexistants (marques, noms de domaine, dénomination sociale, nom commercial, enseigne de société…). Plus le nom de la marque est proche de celui d’un droit antérieur possédé par un concurrent, en outre pour les mêmes produits et services, plus la valeur de la marque est affaiblie. En effet, son pouvoir sera moins attractif sur le public. Bien évidemment si le nom de la marque est similaire à un autre préexistant, il existe un risque d’action en contrefaçon visant à faire annuler la marque, qui est donc à prendre en compte au moment des négociations.

Par ailleurs, il convient également de s’assurer que la marque est bien distinctive, c’est-à-dire qu’elle ne décrit pas les produits et services visés. Rare point vérifié par l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle), il rejette toute marque descriptive. Cependant si la marque évoque fortement les produits ou services, elle n’offre pas à son titulaire une position exclusive par rapport au signe déposé, diminuant là aussi la valeur de la marque et donc de la cession de l’entreprise.

Enfin, il faut vérifier l’état d’exploitation de la marque. En effet, lors du dépôt, le signe a été choisi pour être associé avec certaines classes contenant des produits et des services. Si le dépôt a été fait uniquement dans le but d’empêcher un concurrent d’obtenir des droits sur un signe, le titulaire de la marque encourt alors la déchéance de cette dernière. Ainsi s’il n’y a plus de marque, sa valeur devient donc inexistante. 

La valeur de la marque a-t-elle était protégée ou est-elle mise en avant juste au moment des négociations sur le prix de l’entreprise ?

Le certificat d’enregistrement d’une marque ne signifie pas que celle-ci confère encore des droits à son titulaire aujourd’hui. En effet, une marque est enregistrée pour 10 ans, il faut donc penser à la renouveler et à s’acquitter du paiement des redevances afférentes, afin de conserver un droit de marque. Dans le cas contraire, elle tombe dans le domaine public, et n’importe qui peut alors la déposer.

Outre la préservation de la marque, il est utile de rechercher les différentes surveillances qui ont été établies depuis son enregistrement. Si d’autres signes (marques, noms de domaine, noms de société…) similaires au vôtre, associés à des produits ou services de mêmes catégories, ont été enregistrés suite à votre marque, sans que le titulaire ne se soit opposé au dépôt, sa valeur est amoindrie. D’autant plus, que le Code de la propriété intellectuelle prévoit un délai pendant lequel le titulaire d’un signe antérieur peut agir. Au terme de celui-ci, les tribunaux considèrent que le signe du concurrent a été toléré et qu’il ne peut donc plus agir en contrefaçon.

La valeur de la marque : quelles conséquences sur la cession d’entreprise ?

Bon nombre d’opérations de cessions d’entreprise ne prennent pas en compte l’importance de telles données. Dans quelques cas, le transfert de la marque n’est même pas envisagé, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l’exploitation future de l’entreprise par le repreneur.

Dans les cas où la cession de la marque est prévue, elle n’a pas fait généralement l’objet d’un audit préalable afin que repreneur comme cédant puissent négocier en toute connaissance de cause. Or la valeur de la marque a une incidence sur la valeur de la cession de l’entreprise. Véritable atout, elle peut être source de négociations.

Si généralement l’audit en droit des marques ne débouche pas sur une annulation de la vente, elle peut néanmoins réduire son prix de cession. Attention à ne pas conclure trop vite un protocole de cession d’entreprise qui se traduirait par un contentieux par la suite entre repreneur et cédant.

Au même titre que l’audit financier, l’audit de droit de marque doit être confié à un professionnel du droit : l’avocat en droit de la propriété intellectuelle. Maîtrisant son domaine, il saura utiliser les bons outils et parvenir à une fine analyse pour conseiller au mieux le repreneur et le cédant sur les négociations de la cession d’entreprise. Outre le droit des marques, il saura également vous alerter sur la nécessité de procéder à un audit complet des droits de propriété intellectuelle de la société. Les droits d’auteur, les droits de marque, de dessins ou modèles, de brevet, constituent, comme les noms de domaine et la dénomination sociale de l’entreprise, les actifs immatériels de cette dernière. Il est donc indispensable de s’assurer de leur valeur afin d’entreprendre de bonnes négociations. Avocats PICOVSCHI fort de sa longue expérience saura vous préparer à la cession d’entreprise, vous accompagner à chaque étape tout en vous conseillant la meilleure stratégie à adopter dans le cadre des négociations.