Droit de la propriété intellectuelle : ne pas tomber dans la contrefaçon

Comment savoir si un signe est déjà protégé en France ou à l’étranger ?

Vous souhaitez déposer une marque et vous vous interrogez sur les démarches à effectuer ? Il est recommandé de faire appel aux services d’un avocat en propriété intellectuelle pour effectuer les recherches d’antériorités. En effet, ce dernier connaît et maîtrise les bases de données lui permettant d’obtenir de solides résultats. Il est indispensable d’effectuer des recherches en France, mais également dans d’autres États, notamment si l’exploitation du dessin modèle, de la marque ou du brevet se fait à l’international.

Toute entreprise souhaitant enregistrer un nom de domaine ou créer une enseigne a également intérêt à faire appel à un avocat dans la mesure où ces signes sont susceptibles d’entrainer une action en contrefaçon si d’autres droits antérieurs existent. 

L’avocat en propriété industrielle fournit alors un rapport détaillé de ses recherches à son client. Il présente les risques éventuels à déposer sa marque, dessin, modèle, brevet tel que le client l'imaginait. Ne pas effectuer ces recherches ou ne pas prendre en compte ces résultats expose le client à des risques d’action en contrefaçon contre lui. Outre son devoir de conseil, l’avocat joue également un rôle déterminant en cas de contrefaçon pour défendre les intérêts de son client.

Dans quels cas, y a-t-il contrefaçon ?

Généralement, la contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Contrefaçon de brevets

La contrefaçon de brevets est possible par reproduction ou par équivalence.

Il y a contrefaçon par reproduction en présence de ressemblances portant sur les caractéristiques essentielles telles que la description des deux brevets ne permet pas à un consommateur de les distinguer (ex. : Cass. com. 20-03-2012, n° 11-17.150).

De plus, lorsque les brevets sont différents mais qu’ils ont une fonction identique en vue d’un même résultat, on estime qu’il y a contrefaçon par équivalence (Cass. com. 6-02-2019, n° 17-21.585).

Contrefaçon de dessins et modèles

Il y a contrefaçon de dessins ou modèles en cas fabrication, importation ou vente identique de la forme protégée.

Ainsi la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, la détention d’un produit incorporant un dessin ou modèle déposé, constitue des actes de contrefaçon.

Contrefaçon de marques

Lorsqu’on reprend une marque préexistante à l’identique pour désigner des produits ou services similaires, il y a contrefaçon par reproduction. Lorsque deux marques sont similaires, il y a contrefaçon par imitation. Il peut s’agir de ressemblances phonétiques, visuelles ou encore intellectuelles.

Il y a également contrefaçon lorsqu’un usage non autorisé d’une marque est fait ou lorsqu’une marque est apposée sur des produits ne provenant pas de son titulaire.

On estime même qu’il y a contrefaçon par substitution lorsqu’une personne délivre sciemment un produit ou service d’une marque différente que celle qui lui était demandée.

Il faut donc être très vigilant si on ne veut pas s’attirer des problèmes et prendre contact avec un avocat en cas de doute car les sanctions sont lourdes. Pour éviter d’y être confronté, les conseils avisés d’un professionnel du droit vous seront d’une grande utilité.

Sanctions de la contrefaçon

Généralement les sanctions encourues par le contrefacteur sont le paiement de dommages et intérêts après avoir vu sa responsabilité civile engagée devant les Tribunaux de grande Instance compétents.

Cependant, il peut également encourir des sanctions pénales. En effet, selon le Code pénal auquel fait référence le Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon est considérée comme un délit (CPI, art L 716-9 et s). Le contrefacteur encourt alors une peine d’emprisonnement et une lourde amende.

Il est à noter que les actions civiles et pénales peuvent être menées conjointement.

En outre, en présence de faits ne relevant pas de la contrefaçon, il n’est pas rare que le contrefacteur soit condamné pour concurrence déloyale, voire parasitisme. La concurrence déloyale se caractérise par des manœuvres déloyales et un comportement fautif. Quant au parasitisme, il s’agit de « l’ensemble de comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Cass. com. 26-01-1999, n°96-22.457).

Les risques sont donc réels. Si une entreprise s’intéresse à un droit de propriété intellectuelle déjà déposé, elle doit alors en discuter avec le titulaire du signe et négocier. Afin d’obtenir un accord équilibré, il est indispensable de confier cette mission à un avocat en Droit de la Propriété Intellectuelle qui saura défendre vos intérêts, mais également rédiger l’accord.

Comment utiliser des signes déjà déposés par un tiers ?

Afin de pouvoir utiliser un signe déjà déposé, plusieurs possibilités sont ouvertes. Il existe en effet des contrats de cession et des contrats de licence.

Contrat de cession

Le Code de la propriété intellectuelle autorise la cession des droits patrimoniaux (droits d’exploitation) du titulaire d’une marque, d’un dessin ou modèle, d’un brevet… La cession doit en principe faire l’objet d’un écrit et être publiée sur un registre pour être opposable aux tiers. Elle peut être totale ou partielle. Elle peut se faire à titre onéreux ou à titre gratuit. Elle emporte transfert de propriété de la marque au cessionnaire qui pourra alors librement l’utiliser.

Contrat de licence

Il est prévu que le brevet et la marque puissent faire l’objet d’une licence d’exploitation totale ou partielle, exclusive ou non exclusive. Le licencié peut alors exploiter la marque ou le brevet contre rémunération.

Le brevet est protégé pour une durée de 20 ans. Passé ce délai, l’invention tombe dans le domaine public et peut être librement utilisée.

Pour les dessins et modèles, le dépôt permet une protection de 5 ans qui peut être prolongée par tranches de 5 ans. Ainsi un dessin ou modèle dispose d’une protection maximale de 25 ans.

S’agissant des marques, l’enregistrement à l’INPI vaut pour 10 ans mais il est indéfiniment renouvelable. À défaut de renouvellement, ou en cas de déchéance du titulaire pour absence d’usage sérieux de la marque pour les produits et services qu’elle désigne pendant cinq ans, la marque revient dans le domaine public et peut à nouveau être déposée (CPI, art L 714-5).

Enfin, sachez qu’une nouvelle ordonnance vient réglementer le droit des marques et opère de nouveaux changements (Ordonnance relative aux marques de produits et service, n° 2019-1169, du 13-11-2019). D’une part, l’exigence de représentation graphique de la marque est supprimée (CPI, art L 711-1). La marque se définit ainsi comme un « signe servant à distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques et morales ». D’autre part, un mécanisme de protection est créé pour la marque notoire. La marque notoire correspond à la marque qui dispose d’une certaine notoriété et qui à ce titre dispose d’une protection spécifique dans le domaine de la propriété intellectuelle (CPI, art L 713-5).

Il y a donc des possibilités licites d’utiliser un droit de propriété intellectuelle déjà déposé sans devenir contrefacteur. Pour être conseillé sur ces subtilités, il ne faut pas hésiter à contacter un avocat en propriété intellectuelle. Avocats Picovschi, a à cœur de défendre la liberté contractuelle mais également les droits de propriété intellectuelle des titulaires, et met tout en œuvre pour répondre à vos besoins.